Международная регистрация товарного знака
Арина Ворожевич, д.ю.н., партнер Гардиума, преподаватель МГУ, автор более 100 публикаций и книг по интеллектуальному праву
Товарный знак защищает бренд только там, где он зарегистрирован. Свидетельство Роспатента не имеет юридической силы за рубежом. Чтобы выйти со своим брендом на внешний рынок, товарный знак нужно зарегистрировать снова. На этот раз за границей - в стране, куда идет экспорт. Иначе есть риск получить штраф и даже лишиться зарубежного рынка.
В мире товарные знаки действуют по тому же принципу, что и в России. Но правила регистрации сильно зависят от страны. Расскажу, как работает процедура международной регистрации и какие есть особенности.
Международная регистрация товарного знака с Гардиумом
5 важных вопросов про международную регистрацию
1. Зачем нужна международная регистрация? Для защиты бренда за границей. Если компания расширяет географию присутствия, выходит на международный рынок, запускает франшизу в иностранном государстве, ей нужен товарный знак в этой стране. Без него работать рискованно - за рубежом бизнес охотнее обороняет свои активы. Если бренд российской компании нарушит чей-то товарный знак, он может получить претензию или судебный иск. Поставки могут заблокировать, а товары признать контрафактом и арестовать.
2. Как проходит международная регистрация? Универсального международного сертификата, который действует по всей планете, не существует. Товарный знак нужно получать в каждом государстве по отдельности. Есть несколько вариантов, как это сделать:
● по внутренней национальной процедуре;
● в рамках мадридской системы;
● в рамках регионального союза.
Оформить знак сразу и везде не получится. Ниже расскажу о вариантах регистрации в деталях.
3. Чем международная процедура отличается от российской? Она сложнее, дольше и дороже. Вот несколько принципиальных отличий.
4. Международная процедура без свидетельства в России - это возможно? Да, но не всегда, зависит от выбранной процедуры. Если вы не будете работать в России, есть смысл сразу обращаться в иностранное патентное ведомство - по внутренней процедуре. Тогда российское свидетельство не нужно. Но если вы не планируете усложнять себе жизнь и хотите использовать мадридскую систему, тогда сначала начните регистрацию товарного знака в России. Без этого никак. Тоже расскажу об этом позже.
5. Можно ли оформиться без юристов? Теоретически да. На деле для успешной регистрации необходимы:
● практика подачи заявок по мадридской системе;
● иностранные юристы-партнеры - для контроля делопроизводства;
● терпение, много терпения.
Иногда международная регистрация растягивается на несколько лет постоянной переписки. Иностранные патентные ведомства шлют запрос за запросом, на которые нужно давать обстоятельные ответы, изучать местную практику, приводить аргументы. Бизнесу проще выбрать хорошее патентное бюро и передать эти функции на аутсорс, чем обучать процедуре штатных юристов.
3 варианта международной регистрации
Зарегистрировать товарный знак за пределами России можно тремя способами.
По национальной процедуре. То есть по правилам государства, где бизнес планирует выводить свой бренд на рынок. Во всех странах есть свои патентные управления - в них и нужно обращаться. В целом процедура сходна с регистрацией в России, только с местными особенностями. Например, в Соединенных Штатах нельзя подать заявку без американского юриста. А в Эмиратах вы не сможете ничего оформить, пока не покажете разрешение на ведение бизнеса.
Из минусов:
● иностранный юрист = непредсказуемый бюджет;
● перевод документов на государственный язык;
● одна территория - одна заявка;
● особенности местного законодательства;
● непредсказуемый результат.
По мадридской системе. Это упрощенная регистрация для участников Мадридского соглашения. На момент подготовки материала соглашение подписали 125 стран, теперь они члены Всемирной организации интеллектуальной собственности, ВОИС. Участники унифицировали процедуру международной регистрации. В любой из стран-участниц вы можете зарегистрировать знак через Роспатент, это дает возможность не изучать местное законодательство и никуда не ездить. Бизнес сэкономит на представителях за границей, а свидетельство пришлют по почте.
Огромное преимущество мадридской системы - охват. В рамках одной заявки можно подать документы на регистрацию в любое количество стран соглашения. Каждая новая страна - плюс к госпошлине, но это проще и дешевле, чем готовить разные пакеты документов в патентные управления разных стран. А если все пройдет успешно, свидетельство по Мадридскому соглашению можно расширить через ВОИС на новые территории в упрощенном порядке.
Из минусов
● дополнительные пошлины для каждой новой страны;
● cрок оформления - примерно в 2 раза дольше в сравнении с национальной процедурой;
● привязка к знаку в России: нельзя подать заявление по мадридской системе раньше, чем на регистрацию знака в РФ.
По региональным системам. Есть альтернативы Мадридскому соглашению. На региональном уровне отдельные страны договариваются про упрощенную регистрацию на своих территориях. Есть даже союзы, в которых можно получить единый товарный знак для всех стран сразу. Например, EUTM - Европейская торговая марка. По одной заявке получаете знак, действующий во всех странах ЕС.
У каждого такого союза свой патентный орган. Он администрирует заявки, пересылает их странам-участницам, контролирует ход рассмотрения и взимает госпошлины. Вот какие союзы действуют на момент подготовки материала:
● OAPI - Африканская организация интеллектуальной собственности (17 стран);
● ARIPO - Африканская региональная организация интеллектуальной собственности (11 стран);
● BOIP - Ведомство Бенилюкса по интеллектуальной собственности (3 страны);
● ЕАПО - Евразийское патентное ведомство (5 стран)
● EUIPO - Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (27 стран).
Если запускаете бренд сразу в нескольких странах одного региона, оформление в этих союзах выгоднее, чем регистрация знака по Мадридскому соглашению или по местным правилам. Пошлин и бумаг в разы меньше, а свидетельство охватит сразу группу стран. И российское свидетельство не нужно - можно вообще не регистрировать в России.
Большой минус: если процедура предполагает групповое согласование, и одна из стран союза откажет - заявка полностью сгорит. Придется начинать сначала: использовать мадридскую систему или искать местных юристов.
Процедура регистрации товарного знака по Мадридской системе
Страны: 125 государств Мадридского соглашения (109 членов ВОИС), включая страны ЕС и азиатского региона, США и Канаду, Украину и Грузию, Швейцарию, Таиланд, Турцию, Израиль и пр.
Сроки: 1-3 года.
Иностранный юрист: не нужен, подойдут российские патентные поверенные.
Ответственный орган: ВОИС. Но обратиться напрямую нельзя. Все заявки только через Роспатент. Национальное управление выступает как посредник между заявителем и ВОИС. А ВОИС - как посредник между заявителем и патентными агентствами в странах, где запрашивается правовая охрана. Получается цепочка взаимодействий, где на каждом касании нужно платить свою пошлину.
Алгоритм мадридской схемы
1. Заявка на регистрацию товарного знака в России. Без нее ВОИС документы не примет.
2. Подготовка заявки в ВОИС, отправка документов в Роспатент.
3. Обработка документов Роспатентом. Отправка заявки в ВОИС.
4. Обработка заявки ВОИС. Передача заявки в местные патентные управления выбранных стран.
5. Обработка заявки национальными управлениями. Проведение экспертиз. Направление уведомлений, запросов патентному поверенному.
6. Получение сертификата о международной регистрации. Внесение знака в международный реестр.
Расходы по мадридской системе складываются из нескольких госпошлин и гонорара юриста. Юристы обычно берут 50-150 тысяч в зависимости от сложности и охвата. Госпошлины фиксированные, но у разных стран отличаются.
Рассчитать стоимость заявки по мадридской системе поможет калькулятор.
Когда это выгодно. Когда подаешь документы в три и более государств Мадридского соглашения. Каждая страна устанавливает для мадридской системы повышенные пошлины. А еще сборы Роспатента и ВОИС. Нести такие расходы выгодно, когда подаешь документы на регистрацию в несколько стран одновременно - чтобы сэкономить на услугах местных юристов.
Особенности. У международной мадридской системы есть огромное преимущество: если первая регистрация прошла успешно, позитивный опыт можно масштабировать - "расширить" свидетельство на другие страны. Заявка на расширение стоит 300 ₣ (≈ 24 500 ₽) плюс национальные пошлины, а подается прямо в ВОИС, без участия Роспатента.
Процедура регистрации товарного знака в ЕАЭС
Страны: 5 участников договора о ТЗ ЕАЭС - РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан.
Сроки: от 12 месяцев
Иностранный юрист: не нужен, подойдут российские или евразийские поверенные.
Ответственный орган: ЕАПО со штаб-квартирой в Москве. По договору заявки подаются через местные патентные управления.
Раньше на постсоветском пространстве не было своего регионального союза по товарным знакам. Бизнес использовал только национальные процедуры или мадридскую систему. Исправить ситуацию решили на базе ЕАПО - Евразийского патентного органа. 5 стран-участниц Евразийской патентной конвенции в феврале 2020 года подписали договор о товарных знаках ЕАЭС, которым унифицировали процедуру международной регистрации на своей территории. Когда систему полноценно запустят, можно будет регистрировать знаки сразу в 5 странах Союза одновременно. Пока она не работает
Алгоритм регистрации в ЕАЭС определен Инструкцией к договору о товарных знаках и включает такие этапы:
1. Отправка заявки и комплекта документов в Роспатент. Инструкцией предусмотрена только онлайн-отправка.
2. Предварительная экспертиза - в течение 1 месяца будут проверять правильность заполнения заявки.
3. Публикация заявки. Направление в другие страны-участницы заявок на проведение экспертизы. Срок проверки - до 6 месяцев.
4. Рассмотрение обращений заинтересованных лиц, подготовка аргументов и ответов на запросы заинтересованных лиц в течение 3 месяцев.
5. Получение заключений от стран-участниц. Подготовка ответов, доводов и замечаний на заключения.
6. Получение решения о регистрации товарного знака Союза. Внесение обозначения в единый реестр ЕАЭС.
Расходы на регистрацию в ЕАЭС. Чтобы зарегистрировать товарный знак в ЕАЭС, заявитель оплачивает несколько пошлин. Для удобства расчетов (или по другим неизвестным нам причинам), как и в мадридской системе пошлины установлены во франках.
Особенности. Инструкция к договору предусматривает возможность преобразования национальных заявок в международные и наоборот. Например, если вы хотели зарегистрировать товарный знак в ЕАЭС, но одна из стран прислала отказ, сможете преобразовать заявку в национальную для 4 остальных государств.
Важное уточнение. На момент подготовки материала система ЕАЭС не была запущена. Продолжается подготовка нормативной базы, разработка единого реестра. О сроках запуска не сообщается.
Процедура регистрации товарного знака в Евросоюзе
Страны: 27 членов Евросоюза
Сроки: 6-24 месяцев
Иностранный юрист: не нужен, подойдут российские представители.
Ответственный орган: EUIPO. Заявки подаются напрямую в штаб-квартиру агентства по интеллектуальной собственности в Аликанте, Испания. Роспатент не участвует. Адрес для подачи документов: Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain.
Альтернативный вариант - оформление по мадридской системе. EUIPO - участник Мадридского соглашения, поэтому заявку также можно подавать через Роспатент. Это проще, но дороже.
Европейский товарный знак (EU trade mark, EUTM) работает по тому же принципу, что и товарный знак ЕАЭС. Вы подаете единую заявку, проходите разовую процедуру регистрации и получаете свидетельство на обозначение, которое работает одновременно в 27 странах Европейского союза.
Алгоритм регистрации EUTM подробно описан на сайте EUIPO. Вот какие этапы он обычно включает:
1. Подача заявки в EUIPO. Можно подготовить бумажную или электронную заявку - госпошлина во втором случае ниже.
2. Формальная экспертиза в течение 3 месяцев. Ответы на запросы экспертов. Перевод заявления на языки стран-участниц.
3. Патентный поиск - только по запросу заявителя. Вы можете сами проверить наличие сходных обозначений по базе или поручить это Агентству. На результат регистрации это не повлияет, экспертиза по существу не проводится.
4. Публикация заявленного обозначения в специальном Бюллетене. Следующие 3 месяца - период "противостояния". Любая заинтересованная компания может оспорить регистрацию вашего знака, если ей кажется, что обозначение нарушает ее права. EUIPO проверяет обоснованность возражений и принимает решение.
5. Принятие решения и регистрация знака при отсутствии возражений, публикация решения. Через 2 дня можно скачать электронный сертификат. Бумажная версия не выдается, но можно запросить заверенную копию.
Стоимость регистрации товарного знака ЕС гораздо ниже, чем сумма госпошлины по национальным процедурам. Все суммы пошлин собраны здесь. Чтобы было проще считать, используйте калькулятор.
Особенности. В процедуре европейской регистрации отсутствует экспертиза по существу. Проверку знаков на сходство переложили на правообладателей. Они вынуждены мониторить бюллетень заявок и в случае появления сходных знаков - подавать свои возражения в EUIPO (сбор за возражения 320 €). Если возражения не поступают, знак регистрируют как есть, даже если он совпадает с зарегистрированными торговыми марками.
Процедура регистрации через национальные патентные организации
Есть смысл регистрировать знак на местах в трех случаях:
1. Государство не является членом Мадридского соглашения, заявки по мадридской системе не принимаются.
2. Государство участвует в мадридской схеме, но у заявителя нет возможности оформить свидетельство в России - у конкурентов есть сходные обозначения.
3. Заявитель не ведет бизнес в России, свидетельство нужно в другой стране.
В целом, внутренняя процедура обычно похожа на регистрацию в России, но имеет свои особенности, основанные на национальном законодательстве. При подготовке к подаче заявки нужно учитывать сложности, с которыми может столкнуться заявитель, а именно:
- документы подаются без участия Роспатента, только в местное патентное агентство;
- заявка составляется на государственном языке по месту подачи;
- почти всегда интересы заявителя должен представлять местный юрист, адвокат или патентный поверенный. Найти его проще через российские патентные бюро. Например, международная партнерская сеть "Гардиума" охватывает 200 авторитетных патентных бюро в 125 странах мира.
Чтобы вы понимали, о чем речь, рассмотрим национальную регистрацию на примере двух стран: США и Китая.
Особенности регистрации товарного знака в США
Сроки: 9-12 месяцев
Местный юрист: нужен обязательно. Заявки от иностранцев не принимаются. Представлять интересы при регистрации может только местный лицензированный юрист.
Ответственное ведомство: Американское агентство по патентам и товарным знакам - USPTO. Роспатент не участвует. Подать заявку от имени российского заявителя напрямую тоже не получится. Только через местного юриста.
Алгоритм регистрации в США:
1. Самостоятельная проверка заявляемого обозначения по системе электронного поиска.
2. Подготовка заявки. Подбор оснований, сбор доказательств о коммерческом использовании обозначения.
3. Формальная экспертиза. Экспертиза оснований регистрации. Отправка патентному поверенному запроса в случае выявления оснований для отказа.
4. Подготовка ответа на запрос - нужно ответить в течение 6 месяцев.
5. Публикация заявки в бюллетене товарных знаков.
6. 30-дневный период "противостояния". Любой, у кого есть возражения по поводу регистрации, может подать их в USPTO и начать процедуру обжалования.
7. Если возражений не поступило, знак вносят в реестр, поверенному присылают:
а) решение - если знак оформлен с намерением коммерческого использования;
б) свидетельство - если знак уже используется или заявитель подтвердил его коммерческое использование после регистрации.
Стоимость оформления зависит от варианта подачи. Предусмотрено всего два: TEAS Plus и TEAS Standard.
Пошлина в США установлена за 1 класс в заявке. Каждый следующий класс заявитель оплачивает как отдельный знак: 2 класса - $500, 3 класса - $750 и пр.
Особенности:
● Заявитель обязан подтвердить коммерческое использование знака в Соединенных Штатах. Если доказательств нет, потребуется иностранное свидетельство или хотя бы заявка по мадридской системе. Если и таких нет, то придется подавать декларацию о добросовестном намерении коммерческого использования.
● USPTO не проводит экспертизу по существу. Это делает лицензированный патентный поверенный и заинтересованные лица.
● Заявитель обязан использовать знак в США. Между 5 и 6 годом после регистрации нужно подать декларацию, подтверждающую такое использование. Госпошлина за декларацию - $225 / 1 класс МКТУ.
Особенности регистрации товарного знака в Китае
Сроки: 18-24 месяцев
Местный юрист: нужен обязательно. Заявки от нерезидентов не принимаются, интересы заявителей представляют лицензированные местные Агентства по товарным знакам и частные агенты.
Ответственное ведомство: Отдел по товарным знакам местной администрации по интеллектуальной собственности (Trademark office of CNIPA). Адрес для подачи заявки: 1, Chama Nanjie, Xichengqu,100055 Beijing.
Алгоритм регистрации в Китае:
1. Предварительная проверка знака. Местный агент проверяет знак по открытым источникам и базе регистрирующего ведомства.
2. Подача заявки. Возможна при личном обращении в офис, по почте или через систему электронной подачи. Отдел принимает заявку и присылает уведомление.
3. Формальная экспертиза - проверяется комплектность и охраноспособность. За ней экспертиза по существу - на предмет соответствия закону о товарных знаках.
4. Публикация в официальном бюллетене. Отдел публикует предварительное решение о регистрации. У заинтересованных лиц есть 3 месяца, чтобы заявить возражения. Срок рассмотрения апелляций - до 1 года.
5. Регистрация. Если экспертиза пропустила знак, а заинтересованные лица не подали возражений - знак вносят в реестр, а агенту выдают свидетельство.
Стоимость регистрации в Китае зависит от количества классов и включенных в заявку товаров.
Особенности:
● В Китае разработали свою систему классов и подклассов, которая не совпадает с МКТУ. Китайское руководство по классификации является основным справочным материалом, на который ориентируются эксперты CNIPA. Если описание в заявке не будет соответствовать - откажут.
● Свидетельство CNIPA не действует в Гонконге, Макао и на Тайване.
Часть расходов на международную регистрацию компенсируют
Если компания регистрирует знак на внешнем рынке, она может претендовать на субсидии от правительства (Постановление Правительства № 1368 от 15.12.2016). Государство компенсирует часть расходов - для этого предприниматели обращаются в Российский экспортный центр. "Гардиум" - официальный партнер РЭЦ, начинает оформлять документы на субсидию одновременно с подготовкой заявки на регистрацию. Сумма субсидии зависит от места подачи заявки и выбранной процедуры. Например, по мадридской системе компенсируют до 50 000 ₽.
Напоследок. 5 причин зарегистрировать товарный знак при выходе на зарубежные рынки:
1. Защита бренда. Товарный знак нужен, чтобы обезопасить компанию от претензий со стороны местных бизнесов. За границей правообладатели активнее защищают свои интересы. Мониторинг заявок, апелляции, претензии и иски - обыденность даже для малого бизнеса. Поэтому выходить на зарубежный рынок без товарного знака - значит рисковать попасть на компенсацию.
2. Укрепление на иностранном рынке. С контрафактом не шутят. Если за границей найдутся конкуренты со сходным товарным знаком, одной компенсацией не отделаться. Товар могут признать контрафактным, а импортера - нарушителем. Партию продукции легко могут конфисковать и уничтожить, а импортеру - закрыть выход на рынок. Товарный знак - гарантия, что этого не произойдет.
3. Получение компенсаций с нарушителей. Если местные компании будут использовать ваш или сходный с вашим бренд, вы можете оказаться в роли взыскателя. Да, заниматься правосудием за границей целое дело - сложно и дорого. Кто-то должен отслеживать нарушителей, фиксировать нарушения, писать претензии и готовить иски. Но иначе бренд не защитить. Пока в стране нет вашего официального представительства, защиту можно поручить патентным поверенным.
4. Продажа франшизы. Как и в России, для поиска франчайзи и заключения лицензионных договоров за границей нужен товарный знак. Он становится основой франшизы - вы сможете получать дополнительную прибыль.
5. Капитализация. Иностранное свидетельство можно превратить в нематериальный актив бизнеса. Товарный знак - это интеллектуальная собственность. Если поставить его на баланс, стоимость компании вырастет. Это полезно, если привлекаете инвесторов, хотите получить крупный кредит или выходите на IPO.